【專利】專利律師看實用新型申請質(zhì)量提升

2019-11-11瀏覽次數(shù)：

來源：四惠知產(chǎn)   原創(chuàng)：馬德剛

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當下，高價值專利和非正常申請是知識產(chǎn)權界兩個熱門的話題。這兩個熱門話題之間有什么內(nèi)在聯(lián)系呢? 筆者根據(jù)自己的學習和實踐，認為需要將“實用新型申請和審查質(zhì)量提升”作為研究專利價值的切入點。從實用新型制度研究專利價值，會起到意想不到效果。

一、我國實用新型制度的特點

1.實用新型只能保護產(chǎn)品而不能保護方法。具體而言，實用新型保護的只能是產(chǎn)品的形狀、構造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型保護的產(chǎn)品類型，大多是與小規(guī)模生產(chǎn)和日常生活有關的有形物，如家電和小型工具?；ぎa(chǎn)品和制造方法不能申請實用新型專利，產(chǎn)品的材料特征通常也不是實用新型保護的內(nèi)容。

2.實用新型只需通過初步審查而無需實質(zhì)審查即可獲得授權。即，實用新型只要符合專利法的格式要求，不經(jīng)過審查員檢索現(xiàn)有技術即可授權、即可保護。未來，被控侵權行為人可以通過專利無效制度和現(xiàn)有技術抗辯制度來對抗專利權人。

3.授權周期短，成本費用低。與申請發(fā)明專利相比，實用新型通常會在12個月內(nèi)獲得授權，無需繳納實審費等費用。由于不用答復審查意見，專利代理師針對撰寫實用新型所收的服務費，通常也僅是發(fā)明專利所需服務費的一半左右。

4.授權后法律效力與發(fā)明專利幾乎相同，侵權判定原則與發(fā)明相近。利用實用新型提起專利侵權訴訟后，如被告在答辯期內(nèi)申請宣告專利無效后，法院是否要中止審理需要專利權人提供《專利權評價報告》作為參考。換言之，實用新型侵權訴訟涉及宣告專利無效的概率更高，一旦進入無效程序，侵權案件審理周期通常較長。此外，侵害實用新型的民事案件通常不是具有轟動效應的大案，所以法院在審理過程中通常不會特別的重視或加速審理。相反，侵害發(fā)明專利的民事案件通常不會等待宣告發(fā)明無效的審查結(jié)果。

5.與德國不同，我國法律對實用新型被宣告無效后專利權人應當賠償請求人合理損失沒有明文規(guī)定。

二、實用新型專利的一般功用

李哲在《實用新型專利在我國專利制度中的作用》中介紹[1]：“（實用新型專利的作用：）一是可以保護小發(fā)明；二是實用新型專利保護制度可以更多地被中小企業(yè)所利用；三是實用新型專利保護制度可以更多地被個人發(fā)明家所利用；四是實用新型專利保護制度在與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P的技術領域中發(fā)揮了特殊的作用；五是實用新型專利保護制度極大地推進了技術創(chuàng)新過程。”針對上述觀點我完全贊同，特別要說明兩點。

技術方案與實物是兩回事，技術方案看起來沒有新創(chuàng)性，但是實施該方案、做出實物未必是一件容易事。因為，使用工業(yè)化的方法生產(chǎn)產(chǎn)品，除了設計產(chǎn)品的形狀和結(jié)構之外，還要考慮產(chǎn)品的制造方法、材料、效率、成本等諸多因素。技術上可行而商業(yè)上不可行的案例比比皆是。在技術上可行，在權利要求保護范圍中優(yōu)選的實施例且在商業(yè)上獲得成功的產(chǎn)品，等于是在審查員之外由消費者對其“優(yōu)選結(jié)果”的新創(chuàng)性做了實質(zhì)審查。

實用新型授權快，發(fā)起維權程序的條件低。一方面，很多實用新型涉及的小型產(chǎn)品會在諸如淘寶、京東、蘇寧易購等電商平臺上銷售，利用實用新型發(fā)起侵權投訴的效果立桿見影。另一方面，利用實用新型發(fā)起維權訴訟的門檻也很低，權利人至多額外提供一份《專利權評價報告》，即能享受非常高效、廉價的司法救濟。

如果將多個實用新型設計形成專利組合，或?qū)⒍鄠€實用新型與專利或外觀設計形成專利組合，維權的效果通常會更好，專利組合被全部宣告無效的概率比某一專利被宣告無效的概率低。在當前知識產(chǎn)權“嚴保護、快保護”的氛圍中，一旦成為原告，就會獲得無形的輿論支持獲得無形資產(chǎn)；一旦成為被告，就背上了侵權、抄襲、違反商業(yè)倫理的輿論壓力需要額外支付公關負擔。

三、實用新型質(zhì)量堪憂的負面評價由何而來？

1.實用新型比照產(chǎn)品發(fā)明專利進行撰寫存在固有缺陷。

發(fā)明專利因為對現(xiàn)有技術做出的貢獻大，所以在歸納概括獨立權利要求時，一般會將技術特征盡量抽象、上位，使得其保護范圍盡可能的大。

但是實用新型只能保護產(chǎn)品的形狀及其結(jié)構，使用類似撰寫發(fā)明專利一樣的抽象、上位的方法，在不做新創(chuàng)性檢索的前提下追求闊大的保護范圍，在維權時很難適用等同原則得到保護，在修改權利要求時也會遭遇諸多不利的限制。

2.實用新型修改權利要求的途徑和手段有限。

發(fā)明專利可以既可以在實審階段修改權利要求，也可以在復審和無效程序中修改權利要求，而實用新型只能在無效程序中修改權利要求。不要小看權利要求保護范圍的修改，如果沒有修改機會，實用新型寬大的獨立權利要求很容易因為無法縮小而被現(xiàn)有技術破壞新穎性，從而導致被宣告無效。

現(xiàn)行專利法對實用新型在無效程序中的修改方式也做了嚴格的限定，大致可概括為：刪除權利要求，刪除并列技術方案，將從屬權利中的技術特征，合并到引用該從權的獨權中或上位從權中。假如本實用新型的從屬權利數(shù)量不足、權要中的技術特征有限，即使專利權人有修改權，但也常常會苦于沒有足量可用的技術特征可做修改權要的素材。

3.侵權訴訟中對實用新型權利適用等同侵權原則更為嚴格。

北京高院《專利侵權判定指南》（2017版）[2]第60條規(guī)定：對于發(fā)明權利要求中的非發(fā)明點技術特征、修改形成的技術特征或者實用新型權利要求中的技術特征，如果專利權人在專利申請或修改時明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍，在侵權判定中，權利人以構成等同特征為由主張將該替代性技術方案納入專利權的保護范圍的，不予支持。

根據(jù)上述規(guī)定，在申請實用新型時，如果申請人明知或足以預見到存在替代性技術特征而未將其納入專利權的保護范圍，在侵權判定時則不準適用等同原則。這就要求撰寫實用新型專利時，應把前序和發(fā)明點中的并列技術特征、并列的技術方案寫全、寫細。

4.申請實用新型的目的是為了騙套補貼和資助。

目前，有些申請人申請實用新型是利用其易于授權的特點去湊數(shù)，無論專利價值高低，權利人可以在獲得專利證書后獲得地方政府的額度不等的財政補貼和資助。

5.無論是初審還是無效，大量占用了審查資源。大量的非正常申請，被很多“原味專利”的擁躉譏諷為“垃圾專利”，這些垃圾專利占用并耗費了大量的審查資源。

6.諸多亂象被國內(nèi)外專家詬病對管理機關造成輿論壓力、進而影響工作積極性。有目共睹，我國近年來在知識產(chǎn)權保護和知識產(chǎn)權管理方面取得了令世人矚目的成就。但是實用新型非正常申請中的諸多亂象，為我們的成就“抹了黑”，讓兢兢業(yè)業(yè)工作的審查員的工作減了值，挫傷了部分干部和審查員的積極性。

由此可見，試水、交學費有個必要的限度。實用新型專利的質(zhì)量提升，已經(jīng)到了非提不可的地步了。提升質(zhì)量，不是做給外人看的，是我們的經(jīng)濟和社會發(fā)展的內(nèi)在需求。

四、提升實用新型申請質(zhì)量的改進建議

實用新型的申請人，未必不愿意申請并獲得高質(zhì)量、高價值的專利。大多數(shù)人苦于不知道什么是高質(zhì)量、高價值專利，對于如何去做沒有明確的方向指引。到底什么是高質(zhì)量、高價值的實用新型專利呢？如何善用我國的實用新型專利制度呢？筆者從專利律師的角度提出以下幾點建議：

1.針對實用新型的獨立權利要求，要按照專利代理師資格考試考核的方式撰寫：前序、發(fā)明點用其特征在于區(qū)分清楚；部件、連接關系、形狀和結(jié)構歸納、概括得具體、全面、合理；少用或根本不用功能性技術特征、環(huán)境限定的技術特征、制造方法限定的技術特征、材料特征、數(shù)值特征。

2.從屬權利的層次和數(shù)量要大大增加，已知的首選、次選技術方案要全部設定為從屬權利要求。其目的有兩個：一是為了避免優(yōu)選技術方案不能適用等同侵權原則，二是避免在無效程序中修改權利要求時沒有可用的素材。

3.說明書中披露更多的實施例和更多、更具體的技術特征。我國是個制造業(yè)大國，工業(yè)產(chǎn)品種類齊全，技術進步日新月異。但是，研發(fā)人員很難如專利法描述的那樣成為知曉本領域的一切技術信息和技術手段的“本領域技術人員”。小發(fā)明對社會的貢獻在于，將專利中會涉及到的部件、工業(yè)半成品披露得盡可能詳細，這會給其他人搞研發(fā)時提供有益的線索和幫助，讓其他人知道社會上又什么使用公開的新零件、新組件或新手段。我們寫作文的時候都會有這樣的感覺：閉門造車寫文章很艱苦，如能盡可能多地參考別人的文章，下筆時才能文思如泉涌。一個6頁紙、空洞乏味的實用新型說明書，即使全是“真材實料”，因為其固有容量和發(fā)明人的情懷有限，對現(xiàn)有技術和整個社會的科技創(chuàng)新會又多大助益呢？

4.大量的增加引文和附圖。授權后而公開的實用新型會成為本領域的現(xiàn)有技術。專利權人除了用實用新型專利保護自己的產(chǎn)品及其市場之外，在公開足夠數(shù)量的技術方案、技術特征之后，在利用創(chuàng)造性、三步法無效他人專利時會具有更多的素材和資源。如果眾多專利權人都接受這個觀點的話，就會形成合力，客觀上防止其他在后專利權人占有不該取得的“排他權”而侵害公共利益。

劉備說：勿以善小而不為。其原理在于量變能引起質(zhì)變。細水長流能夠起到暴風驟雨起不到的作用。筆者不揣冒昧，唐突獻策，望方家包容、指正。

古語云：人有善愿，天必從之。本人雖不懂佛，念一段經(jīng)做結(jié)尾：揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶[3]。

[1]李哲《實用新型專利在我國專利制度中的作用》本篇文章來源于 法幫網(wǎng)www.fabang.com原文鏈接：

http://www.fabang.com/a/20170829/877677.html

[2]詳見北京法院網(wǎng)，

http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml

[3]詳見《摩訶般若波羅蜜多心經(jīng)》

https://baike.baidu.com/item/%E6%91%A9%E8%AF%83%E8%88%AC%E8%8B%A5%E6%B3%A2%E7%BD%97%E8%9C%9C%E5%A4%9A%E5%BF%83%E7%BB%8F/2920623?fr=aladdin    

來源：四惠知產(chǎn)

原創(chuàng)： 馬德剛