學以致用 | 簽訂未注冊商標的許可合同應注意的問題

2019-07-15瀏覽次數(shù)：

來源：中知貫標認證

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基本信息

案例編號：（2012）民申字第1501號

相關標準條款：

《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規(guī)范（GB/T 29490-2013）》

7.3.1　實施、許可和轉讓

b) 知識產(chǎn)權實施、許可或轉讓前，應分別制定調(diào)查方案，并進行評估。

7.5　合同管理

a) 應對合同中有關知識產(chǎn)權條款進行審查，并形成記錄

本期思考：

企業(yè)獲得許可使用的商標如果是未注冊的商標，在審查許可合同中應當注意哪些問題以及又應當承擔怎樣的責任？

注意：

2019年《商標法》進行了修訂，企業(yè)參考本案例，依照29490標準管理商業(yè)秘密的同時，應對法律做出的調(diào)整保持敏感，并適時修訂自身的管理制度。

裁定書原文要點

背景信息

1.當事人：

乙公司（一審原告、二審上訴人、再審被申請人）

丙公司（一審被告、二審被上訴人、再審申請人）

2.X商標系甲公司于2003年9月24日申請，于2010年9月7日獲得注冊，核定使用的商品為第1801類、第1804類、第1805類、第1806類上的半加工或未加工皮革、仿皮、傘、陽傘、牽引狗用皮索、狗用皮質(zhì)項圈、手杖。在第1802類箱包皮具商品上未獲得注冊。

3.2007年3月1日，甲公司與乙公司簽訂《X商標許可證總協(xié)議》，約定甲公司授權乙公司在中國大陸、香港、澳門地區(qū)獨占使用X商標系列文字及圖形商標，并有權在上述地區(qū)將該系列商標再許可給他人，該協(xié)議有效期為2007年3月1日至2013年12月31日。

2007年4月12日，乙公司與丙公司簽訂《再許可授權協(xié)議》，約定乙公司授權丙公司在中國大陸獨家使用第1802類商品上的X商標，該協(xié)議有效期為2007年5月1日至2013年12月31日。協(xié)議約定丙公司應從2008年1月1日起向乙公司支付商標使用費。

《再許可授權協(xié)議》第11條第（1）項寫明:乙公司并不保證商標在區(qū)域內(nèi)的有效性，或不保證本協(xié)議下授權丙公司的權利不會侵犯區(qū)域內(nèi)的任何商標、專利、設計、版權或者其他所有權。

4.在2007年3月1日甲公司將X商標許可乙公司獨占使用，以及2007年5月1日乙公司再許可丙公司獨占使用時，尚未有其他公司獲得X注冊商標，X商標系甲公司正在申請注冊（包括在第1802類商品上）中的商標。

5.后丙公司以X商標在1802類商品上未獲注冊使丙公司簽訂合同等目的不能實現(xiàn)并給丙公司造成了實際損失為由拒絕向乙公司支付商標使用費，后乙公司起訴丙公司，要求丙公司依照《再許可授權協(xié)議》給付全部商標使用費，丙公司則認為其行為不構成違約。

本院認為：

未注冊商標能否許可他人使用，法律法規(guī)對此沒有禁止性規(guī)定，且在乙公司與丙公司簽訂的合同中，亦未限定許可丙公司使用的商標必須均為注冊商標；特別在《再許可授權協(xié)議》第11條第（1）項，明確寫明了乙公司“不保證商標有效性”的條款，根據(jù)該條款的內(nèi)容，丙公司作為涉案商標的被許可方，理應知曉簽訂合同時被許可使用的商標的權利狀態(tài)，即X商標為乙公司正在申請注冊中的商標。

……

二審法院結合丙公司在簽訂涉案合同前即與乙公司存在商業(yè)合作關系，以及丙公司一直將X商標在相關商品上同時使用等情況，認定乙公司的X商標在1802類皮具商品上未獲得注冊，不影響丙公司實現(xiàn)簽訂涉案合同根本目的，并無不當。

關于違約責任，二審法院認為，乙公司未能取得X商標在指定商品上的商標專用權，造成了丙公司的實際損失，導致其無法實現(xiàn)涉案合同的全部目的而構成違約，應對合同解除承擔主要責任；丙公司已經(jīng)實際使用了X商標，獲得了經(jīng)濟利益，因其未依約向乙公司支付商標許可使用費，亦構成違約，其對合同解除承擔次要責任。

本院認為上述認定并無不當，丙公司認為其不構成違約的理由不能成立。

來源：中知貫標認證