【分享】干貨｜專利優(yōu)先權的「秘密」都在篇文章里

2019-04-02瀏覽次數(shù)：

作者 | 陳秋夢   文源：知識產(chǎn)權課堂

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很多新入行的朋友對專利優(yōu)先權的了解還只基于理論表面，今天，筆者就結合案例給大家?guī)椭蠹腋玫睦斫馀叮?/span>

專利優(yōu)先權：指專利申請人就其發(fā)明創(chuàng)造第一次在某國提出專利申請后，在法定期限內，又就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請的，根據(jù)有關法律規(guī)定，其在后申請以第一次專利申請的日期作為其申請日，專利申請人依法享有的這種權利，即優(yōu)先權。

目的：在于鼓勵發(fā)明人及時申請專利以排除因各種原因被搶先提出申請的可能性，以及獲得較早申請日同時便于在第一次專利申請的基礎上作修改、補充、完善以提高專利的可靠性與穩(wěn)定性。

相關法條

專利法第二十九條：申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權。

申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。

法條分析

在優(yōu)先權的實際操作過程中需要注意的是如何正確的要求到優(yōu)先權，以達到最佳的保護策略和實現(xiàn)專利的穩(wěn)定性和可靠性。根據(jù)對專利法第二十九條的規(guī)定進行分析，在后申請能否享有優(yōu)先權，需要對以下三點進行確定：

■在后申請和在先申請是否為相同主題；

■在先申請是否為相同主題的首次申請；

■在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起12個月內。

本文重點在于對“在后申請和在先申請是否為相同主題”進行論述。

首先，要確定何為相同主題，根據(jù)審查指南第二部分第三章4.1.2：

“相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型，但應注意這里的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致”

也就是說只要在先申請中清楚地記載了在后權利要求所述的技術方案，就應該認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。（審查指南第二部分第八章4.6.2）

那么如何判定“清楚”則至關重要，審查指南第二部分第八章4.6.2：

“所謂清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權利要求所述的技術方案即可。但是，如果在先申請對上述技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權的基礎?！?/span>

也就是說，只要在后申請的技術方案可以從在先申請中直接和毫無疑義地得出，那么在后申請可享有優(yōu)先權。

案例分析

在先申請為申請日是2014.07.08，專利號是CN201410323412.9，專利名稱是煙酰胺類衍生物的甲磺酸鹽A晶型及其制備方法和應用的專利；

在后申請為申請是2015.07.08，專利號是CN201510398190.1，專利名稱是煙酰胺類衍生物的甲磺酸鹽A晶型及其制備方法和應用的的專利，并要求全部優(yōu)先權。

有關優(yōu)先權的爭論點1：在后權利要求3是否能夠享有優(yōu)先權？

在后申請的權利要求3中限定該晶型為一水合物。而在先申請文件中記載的是“含水量為2.5-4.5%”、“含水量為2.71”、“含水量為4.21”以及“含水量為3.23”。

因此，判定從權3能否享有優(yōu)先權，需要判定2點：

①在先申請的含水量的多少是否直接和毫無疑義地得出在后申請的“水合物”中“一水”的含量；

②在先申請的“相同含水量的”是否直接和毫無疑義地得出在后申請的“相同水合物”。

針對①：

根據(jù)計算，在后申請中一水合物中水的含量約為3.52%，而在先申請中記載的水含量為：2.5-4.5%、2.71、4.21以及3.23，在先申請的含水量無法直接和毫無疑義地得出在后申請3.52%的含水量。

針對②：

本領域技術人員公知：溶劑合物（包括水合物）可以分為化學計量類和非化學計量類，對于非化學計量類溶劑合物而言，溶劑“鑲嵌”在晶體結構的空隙中，它們一般不參與結構中分子網(wǎng)絡的構建，因而溶劑的含量甚至是存在與否都不會對晶胞結構造成巨大影響。

可見，如果水合物晶體是非化學計量類，水分子一般不參與晶體結構中分子網(wǎng)絡的構建，水含量變化對各晶胞參數(shù)值僅僅輕微變化甚至可能沒有變化，具有相同XRPD衍射峰的水合物晶體并不必然具有相同的水含量并屬于相同的水合物，也就是說“相同含水量的”不能直接和毫無疑義地得出“相同水合物”。

因此，權利要求3的技術方案不能從在先申請文件中直接和毫無疑義地得出，故而權利要求3不能享有優(yōu)先權。

有關優(yōu)先權的爭論點2：在后申請的權利要求4能否享有優(yōu)先權？

在后申請的權利要求4中限定甲磺酸鹽與有機溶劑的配比為1:150-250g/ml，并限定結晶步驟：震蕩、過濾和真空干燥。

而在先申請文件中記載的是“配比為1:200g/ml”和“震蕩48小時”，在先申請的1:200g/ml無法毫無疑義的推出在后申請的配比為1:150-250g/ml，且震蕩48小時也無法毫無疑義的推出在后申請的震蕩。

因此，權利要求4的技術方案不能從在先申請文件中直接和毫無疑義地得出，故而權利要求4不能享有優(yōu)先權。

綜上分析，是否享有優(yōu)先權雖然不要求在后申請的技術方案與在先申請的敘述方式完全一致，但是要求在后申請的技術方案可以從在先申請的文件（說明書+權利要求，不包括摘要）內直接和毫無疑義地得出。

而在實際操作和判斷過程中“直接和毫無疑義”往往難以直接判斷，因此，為了避免敘述防止不能“直接和毫無疑義”地得到要求優(yōu)先權的技術方案，建議在后申請敘述方式與在先申請敘述方式一致，這種必然是“直接和毫無疑義”的。

作者 | 陳秋夢   文源：知識產(chǎn)權課堂